Begin 2019 kwam Grolsch in een heuse bierstrijd met supermarktketen Lidl terecht. Grolsch vond dat Lidl inbreuk maakte op het merkenrecht door het nieuwe bier van Lidl de naam ‘Kordaat’ te geven. Grolsch stelde dat niet alleen de namen teveel op elkaar leken, zij stelde eveneens dat de reclame uitingen teveel overeenkwamen. Deze discussie resulteerde in een kort geding bij de Rechtbank Rotterdam die op 28 januari 2019 behandeld werd.

Het merkenrecht

Een merk is een teken dat producten of diensten van een bepaalde onderneming kan onderscheiden van die van andere (concurrerende) ondernemingen. De bekendheid van een merk bij het publiek kan er onder andere voor zorgen dat er goodwill ontstaat. Het is dus van groot belang om een merk in te schrijven zodat het merk niet door eenieder gebruikt kan worden. Dit kan worden gedaan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In beginsel heeft de onderneming die haar merk eerder dan de andere onderneming heeft ingeschreven, het sterkste recht.

Echter, niet alles kan als merk worden ingeschreven. Volgens artikel 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom worden als merken beschouwd: ‘de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.’

Het gaat er ten eerste om dat het teken voor grafische voorstelling vatbaar is. Dat betekent dat woorden kunnen worden ingeschreven maar dat ook kleuren en logo’s beschermd kunnen zijn. Daarnaast moeten de tekens onderscheidend zijn. Anders dan bij de handelsnaam, waarover reeds een blog op deze website is verschenen (klik hier voor de blog over de handelsnaam), zijn beschrijvende woordmerken niet beschermd. Wanneer een onderneming voor haar appels bijvoorbeeld het merk ‘Appel’ gebruikt, wordt dit merk niet beschermd. Zodra deze naam echter wordt gebruikt als merk voor computers, dan is er wel sprake van onderscheidend vermogen.

Wanneer is er sprake van inbreuk?

Indien het merk aldus kan worden ingeschreven, krijgt het merk na inschrijving bescherming. Alleen de merkhouder mag dan het merk gebruiken. In de wet zijn verschillende situaties opgenomen waartegen een merkhouder kan optreden.

Zo kan ten eerste worden opgetreden tegen een merk dat nagenoeg hetzelfde is als die van de merkhouder, en de waren en diensten ook hetzelfde zijn. De nep Lacoste T-shirts en de nagemaakte Rolex vallen hier bijvoorbeeld onder. Met andere woorden, het gaat hier om de onmiskenbare piraterij. Ook als de merken dusdanig weinig van elkaar afwijken dat er verwarring bij het publiek ontstaat, kan een merkhouder optreden. Indien het nep Lacoste shirt een krokodil afbeeld met een net iets andere vormgegeven staart, kan er aldus ook sprake zijn van een inbreuk.

Echter, zelfs wanneer de waren of diensten niet hetzelfde zijn kan soms worden opgetreden. Bekende merken kunnen een beroep doen op deze grondslag wanneer er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk of wanneer er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken. Zo heeft het de merkhouder van jenevermerk ‘Clareyn’ succes bezwaar gemaakt tegen het schoonmaakmiddel met de naam ‘Klarein omdat dit afbreuk deed aan de reputatie van het jenevermerk. Zo kreeg ook L’Oréal gelijk toen een concurrente onderneming imitatie parfums op de markt bracht. Al kwamen de flesjes hiervan niet overeen, de onderneming trekt commercieel voordeel uit het feit dat zij ‘goedkopere’ imitaties van de producten van L’Oréal verkopen. Geoordeeld werd dat deze overeenstemming bewust is nagestreefd zodat het publiek de link tussen de producten wel zou trekken.

Hoe zat het dan bij Grolsch?

‘Kordaat: fris van smaak, puur genieten’. Grolsch stelt dat Lidl door het gebruik van deze naam, inbreuk maakt op het merkrecht van Grolsch. Dit omdat de naam zowel zorgt voor verwarringsgevaar, alsmede dat er, zonder reden, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van Grolsch. Lidl verweert zich door te stellen dat de merknamen auditief te weinig met elkaar overeenstemmen. De klemtoon ligt bij beide merken op het middelste gedeelte, welke volkomen verschillende klanken opleveren.

Daarnaast verschillen de merken ook in betekenis. Kornuit staat volgens Lidl voor ‘vriend’ en ‘makker’, waar Kordaat staat voor ‘vastbesloten’. Er is aldus geen verwarringsgevaar. Grolsch stelt ook dat afbreuk wordt gedaan aan haar positie op de biermarkt omdat het publiek een verband kan leggen tussen Kornuit en Kordaat. Ook hier gaat de rechtbank niet in mee. Volgens de rechtbank zal de consument geen verband zien tussen de twee biermerken. Hiertegen is Grolsch in beroep gegaan. Uiteindelijk volgt geen uitspraak omdat partijen achter gesloten deuren tot een compromis zijn gekomen. Een enigszins teleurstellende uitkomst nu het dubbeltje in hoger beroep ook wel eens de andere kant had kunnen vallen.

Bovenstaande laat zien dat er een tal van mogelijkheden zijn om op te treden tegen merkinbreuk. Herkent u zich in de bovengeschetste situatie of twijfelt u of u stappen tegen uw concurrent kunt ondernemen? Schroom dan niet en neem gerust contact op met Yung Li via info@lw.nl of 050-3603768.

De uitspraak inzake Grolsch is terug te lezen via: uitspraken Grolsch.

De uitspraken in de zaken Clareyn en L’Oréal zijn respectievelijk te vinden via: uitspraak Clareyn en uitspraak L’Oréal.

 

Tekst: Lonne Heetkamp

Terug naar boven